米国特許出願書類作成および侵害防止戦略U.S.Patent Application Drafting and Infringement Avoidance Strategies(PADIAS)(現代産業選書―知的財産実務シリーズ) [単行本]

米国特許出願書類作成および侵害防止戦略U.S.Patent Application Drafting and Infringement Avoidance Strategies(PADIAS)(現代産業選書―知的財産実務シリーズ) の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  日常業務にすぐに応用できる実務ハンドブック。根本にある法原理の説明に次いで、完全な理解を促す学習の手引きを提供。発明者による発明開示書に基づき、具体例を用いて米国特許実務を解説。

• 目次

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  第１章　米国特許出願書類の作成
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  第１節－始めに－クレームドラフティング
  　A． 特許図面の準備とクレームの作成
  　クレーム作成の根本原理
  　　１． 第１の独立クレーム（少なくとも１つの新規な点を含む）の起草
  　　　クイズ１
  　　２． 第１の独立クレームの拡張
  　　　クイズ２
  　　３． 他の独立クレームの作成
  　　　クイズ３
  　　４． 限定要求について
  　　５． 図面の追加
  　　６． 明細書中のクレームの特徴と裏付けについて
  　　７． 新規事項とは
  　　８． 商品化可能な製品/プロセスを網羅するクレームセットの作成
  　　９． 初回は、狭いクレームセットをでの出願を検討する
  　　10． 開示された発明/実施形態をすべてクレームする
  　　　クイズ４
  　　11． ジェプソン型クレーム
  　　12． 方法クレーム
  　　13． クレーム識別の法理
  　　14． 装置クレーム
  　　　クイズ５
  　　　クイズ６
  　　15． クレームにおける選択的クレーム表現またはマーカッシュ表現の使用
  　B． クレームツリーの作成－なぜ有効か
  　　１． クレームツリーの材料を収集する
  　　２． 収集した材料を整理する
  　　３． クレームツリーを組み立てる
  　C． 完成したクレームツリーに基づいて、クレームの初稿を書く
  　D． クレーム初稿を修正する
  　クイズ７ 52
  　E． クレームツリーを用いてクレームの下書きを作成する－まとめ
  　F． 同じタイプのクレームにおいて、発明を異なる表現で特徴づけたクレームの例
  　G． 数値限定（Range）
  　H． プロダクト・バイ・プロセス
  　　　クイズ８
  
  第２節－明細書作成
  　A． ” INVENTION”（「発明」）等の用語を避ける
  　B． 項目名
  　C． 冒頭の段落
  　D． 米国特許法第112条第１段落の遵守
  　E． 十分に詳細な図面の説明
  　F． 定義
  　G． 明瞭さ　―　組み立て
  　H． 用語
  　I． 代替実施例
  　J． 数値限定およびミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム限定を裏付ける
  　K．「 安全性」について論じない
  　L． 米国特許法第101条の問題を回避する/最小限にする
  　M． 極端な言葉を避ける
  　N． 名称
  　O． 参照組み込み（Incorporation By Reference）
  　P． 技術分野
  　Q． 背景
  　　クイズ９
  　R． 概要（Summary）
  　　クイズ10
  　S． 図面および図面の簡単な説明
  　T． 要約
  　　クイズ11
  　　クイズ12
  
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  第２章　中間手続
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  第１節－その引用例は、先行技術なのか?
  　A． 改正米国特許法（America Invents Act 2011）
  　B． AIAにおける先行技術の定義
  　　１． AIA第102条（a）　先行技術
  　　２． AIA第102条（b）　先行技術の例外
  　　３． AIAの日付の例
  　　クイズ13
  　　クイズ14
  　　クイズ15
  　　クイズ16
  　C． 旧法―なぜまだ関係があるのか?
  　D． 旧法による先行技術の定義
  　　１． 先行技術としての基準日
  　　２． 発明者資格
  　　３． 所有者－共通の譲受人
  
  第２節―拒絶理由を否認できるか?
  　A． クレームされていない特徴について意見を述べない。
  　B．「 発明」（“the invention”）ではなくクレームについて意見を述べ、かつ独立クレーム毎に個別に意見を述べる。
  　C． クレームされた発明の裏付けとして、明細書および図面に記載された要素/利点に言及する。
  　D． 意見において、むやみに文章を強調表示しない。
  　E． 引用例がクレームの特徴を教示または示唆していない理由を述べる。
  　F． 特許可能とされたクレームについて意見を述べない。
  　G． 出願人自身の引用例の信ぴょう性を著しく損なわないようにする。
  
  第３節―最後の手段としての補正
  　A． 補正しすぎない。
  　B． 発明の特徴/開示された実施形態をすべてクレームするように、新規にクレームを追加する。
  　C． 特許可能とされた従属クレームを、実質的な変更を加えることなく独立クレームに書き換える。
  　D． 同一の顕著な特徴を、様々な文言を用いて複数のクレームに記載する。
  　E． クレームを補正した理由を説明する。
  　F． クレーム補正の根拠を指摘する。
  　G． 追加/補正クレームの特徴を確実に図面に示す。
  　　クイズ17
  
  第４節― 旧米国特許法第102条（a）または第102条（c）の拒絶理由の解消
  　A． 旧米国特許法第102条（a）または旧米国特許法第102条（e）の引用例を排除する。
  　　１． 外国優先権主張を完成する
  　　２． 国内優先権を完成する
  　　３． 宣誓繰り上げ―規則131の宣言書
  　　４．「 他人（“another”）」によるものではない―規則132の宣言書
  　B． 旧米国特許法第102条（a）または旧米国特許法第102条（e）の引用例を排除するための反論または補正
  
  第５節―旧米国特許法第102条（b）の拒絶理由の解消
  
  第６節―旧米国特許法第103条（a）の拒絶理由の解消
  　A． 一般的推奨
  　B． 法的根拠に基づいて審査官の自明性の論拠を攻める。
  　C． 記録に無い事実についての審査官公式通知（Examiner’s 　Official　Notice of Facts）または技術常識への依拠を常に攻める。
  　D． 避けるべき反論
  　　１． クレームされていない特徴について述べる。
  　　２． 付加的な利点や、先行技術に内在し得る潜在的な特性について述べる。
  　　３． 引用例が、物理的に組み合わせられないことを述べる。
  　　４． 拒絶が引用例の組み合わせに基づいているのに、引用例について個別に論じる。
  　　５． 組み合わされた引用例の数について述べる。
  　　６． 引用例の古さについて述べる。
  　　７． 経済的実現可能性について述べる。
  　　　クイズ18
  
  第７節―米国特許法第112条第１段落の拒絶理由の解消
  　A． 明細書記述要件
  　B． 実施可能要件
  　C． ベストモード要件
  
  第８節―米国特許法第112条第２段落の拒絶理由の解消
  　A． クレームの文言に適切な先行詞を確実に付す。
  　B． 相対的な語句を避ける。
  　C． 例示的なクレームの表現を避ける。
  　D． 推論的クレーム（inferential claiming）や流し書きクレームを避ける。
  　E． オムニバスクレームを避ける。
  
  第９節―二重特許（ダブルパテント）の拒絶理由の解消
  　A． 二重特許の概要
  　B．「 仮」と「非仮」
  　C． 法定型　対　非法定型
  　　１． 法定型（statutory type）（異なる案件のクレームが、同一の発明に関する）
  　　２． 非法定型（non－statutory type）（異なる案件のクレームが、自明な変形例の発明に関する）
  　D． 二重特許と情報開示義務
  
  第10節―限定要求（Restriction Requirement）への応答
  　A． USPTOの実務
  　B． 限定要求に応答する際の一般的推奨
  　　１． 出願人は、発明を選択しなければならない
  　　２． ほとんどの場合、否認が推奨される
  　　３． 自明性に関して自認しない
  　C． 発明の限定（Invention Restriction）に応答する
  　D． 種の限定（Species Restriction）に応答する
  
  第11節―方式的拒絶理由の解消
  　A． 方式的拒絶　対　実体的拒絶
  　B． 審査を進展させるためには、補正が一般的に推奨される
  　C． 有害な補正を避けるように注意する
  
  第12節―中間手続における推奨事項のまとめ
  
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  第３章　中間手続　上級編
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  第１節－KSR 拒絶への反論
  　A． 経緯
  　　１． TSM（Teaching－Suggestion－Motivation）テスト
  　　２． CAFCの（後に最高裁に覆された）見解
  　　３． 米国連邦最高裁判決
  　B． KSR 後のUSPTOガイドライン
  C． 非自明性を主張するためのKSR 後の反論
  　　１．K SR後に使えなくなった反論
  　　２．K SR後でも使えるが弱い反論
  　　３．KSR後も有効な反論
  　D． 先行技術の組み合わせ/変更に関するUSPTOの６つの付加的論拠に対する反論
  　　１． 付加的論拠１：予見できる結果をもたらす公知の方法によって、先行技術の要素を組み合わせること。
  　　２． 付加的論拠２：ある公知の要素を別の要素に単に置き換えて、予見できる結果を得ること。
  　　３． 付加的論拠３：公知の技術を用いて、類似の装置（方法、または製品）を同様に改良すること。
  　　４． 付加的論拠４：すぐに改良して予見できる結果を得ることができる公知の装置（方法、または製品）への公知技術の適用。
  　　５． 付加的論拠５：「試みるのは自明」－有限数の特定済みの予見できる解決策から、合理的な成功の見込みを持って選択すること。
  　　６． 付加的論拠６：設計上の誘因やその他の市場の圧力により、ある分野において知られている開発努力が、同一の分野または異なる分野で利用するための変形例につながる可能性がある場合であって、その変形例が、当業者にとって予見できる場合。
  　E． USPTOのKSR 自明性拒絶に備える出願書類作成実務についてのアドバイス
  　　１．「 背景（Background）」の項において公知の先行技術を論じることを避ける。
  　　２． 発明の実施形態を公知の技術の断片の組み合わせとして記述することを避ける。
  　F． USPTOのKSR 自明性拒絶に対処するための中間手続についてのアドバイス
  　　１． 第102条（a）・（e）の先行技術を排除するために、先の発明を示す米国特許法施行規則１．131条に基づく宣誓供述書または宣言書を用いる。
  　　２． 該当する場合、共有を陳述する供述書を用いて、第103条（c）に基づき、共有に属する第102条（e）先行技術を排除する。
  　　３． 特許法施行規則１．132条に基づく宣誓供述書または宣言書を用いる。
  
  第２節―拒絶理由通知の評価
  　A． 拒絶理由通知を素早く評価するための推奨チェックリスト
  　B． 拒絶理由通知評価チェックリスト詳説
  　　１． 問題について拒絶理由通知全体にざっと目を通す
  　　２． 方式的拒絶理由
  　　３． 特許可能とされた主題
  　　４． 実体的拒絶理由の素早い見直し
  
  第３節―最終拒絶理由通知後の実務
  　A． 選択肢
  　B． 拒絶理由通知の最終性（Finality）を争う、あるいは回避する
  　C． 最終拒絶理由通知後の応答
  　　１． 再考請求
  　　２． 最終拒絶理由通知後の補正
  　　３． アドバイザリアクション　―　「２ヶ月」の推奨
  　D． 継続審査請求（RCE）
  　　１． RCE提出物としての補正書―第１回の拒絶理由が最終となることを避ける
  　　２． IDSを適時に提出することにより、無駄なRCEを避ける
  　　３． RCE提出物としての宣言書による証拠
  　　４． RCEの効果的な利用―１出願につき２度以上のRCEは無用
  　　５． 審査保留申請（Request for Suspension of Action）
  　E． 継続的出願
  　　１． 継続的出願の要件
  　　２． 継続的出願についての実務上の留意点
  　F． 継続出願
  　　１． 継続出願戦略
  　　２． RCEと継続出願との比較
  　G． 分割出願
  　　１． どのタイプの継続的出願を行うか：分割出願か、継続出願か?
  　　２． 二重特許の懸念―分割出願　対　継続出願
  　　３． 分割出願戦略
  　H． 一部継続出願（CIP）
  　　１． CIP　対　分割出願/継続出願
  　　２． CIP出願戦略
  　　３． CIPに関する実務上の留意点―親出願と共通の少なくとも１人の発明者が必要
  　I． 審判請求
  　J． 審判請求理由補充書提出前のレビュー請求（PABRR）
  　　１． PABRR　対　再考請求
  　　２． PABRR　対　審判請求理由補充書
  　　３． PABRR後の選択肢
  　　４． PABRR提出戦略のまとめ
  　K． 審判請求理由補充書と審判手続における後続のステップ
  　　１． 審判請求理由補充書
  　　２． 審査官の答弁
  　　３． 弁駁書（Reply Brief）
  　　４． 弁駁書への審査官の応答－第２回の弁駁書
  　　５． 口頭審理請求
  　　６． 審決
  　L． 最終拒絶理由後の実務まとめ
  
  第４節―「審査官のランク付け」による権利化手続
  　A． 特許査定率が高い等級Aの審査官に対する推奨戦略
  　B． 特許査定率が平均的な等級Bの審査官に対する推奨戦略
  　C． 特許査定率が不当に低い等級Fの審査官に対する推奨戦略
  
  結論
  
  翻訳を終えて～特許翻訳についてひとこと
  
  クイズ解答
  
  付録
  　付録１－よだれかけ開示
  　付録２－USPTOによる特許保護適格性のある主題例（2015年７月）
  　付録３－出願書類作成チェックリスト（抄録）

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  ハウプトマン,ベンジャミン・J.(ハウプトマン,ベンジャミンJ.／Hauptman,Benjamin J.)
  米国ヴァージニア州アレクサンドリアを本拠とするＨａｕｐｔｍａｎ　Ｈａｍ，ＬＬＰ事務所創設シニア・マネージング・パートナー。Ｈａｕｐｔｍａｎ　Ｈａｍ，ＬＬＰ東京オフィス常駐マネージング・パートナー。複雑な機械・電気電子技術における出願書類作成・権利化業務等の特許・商標分野、ならびに知的財産権の権利行使・侵害対策および使用許諾等の知的財産権保護のあらゆる局面において、特許弁護士としての実務経験を３０年以上有する。マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）にて工学士号を、フランクリン・ピアス・ロー・センター（現：ニューハンプシャー大学法科大学院）にて法務博士号（ＪＤ）を取得
  
  リー,キエン・T.(リー,キエンT.／Le,Kien T.)
  米国内外の依頼人を代理して、主に電気電子、ソフトウェア、機械分野の特許出願書類作成およびその権利化に従事。Ｈａｕｐｔｍａｎ　Ｈａｍ，ＬＬＰ事務所登録米国パテントエージェント。理学士号（ＢＳ）および科学修士号（ＭＳ）を持ち、フランクリン・ピアス・ロー・センターにて知的財産権修士号（ＭＩＰ）を取得

• 出版社からのコメント

  米国特許弁護士として30年を超える著者の実務研修が追体験できる内容。高品質な米国特許出願書類の作成を可能にする内容です。

• 内容紹介

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  米国連邦巡回控訴裁判所前裁判長 ランダル R. レーダー氏が推薦
  米国特許弁護士として30年を超える著者の実務研修が追体験できる！
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  　本書は、米国特許弁護士としての30年を超える経験により、あらゆる事例に通じ、米国審査官との心理的な駆け引きを熟知している著者が、自身の生徒を実際に指導する際の実務研修を追体験できる内容となっております。
  
  　本書は実務ハンドブックであるため、まず根本にある法原理を説明してから、特定のテーマを習得するための手引きを提供しています。次いで、付録の発明開示書に基づき、具体例を用いて著者の指導内容を解説しています。これにより、指導内容を現実の実務にすぐに応用できるものとなっております。
  
  　米国外で生活し就労しつつ、米国に出願される特許出願書類の作成および特許出願品質管理を担当する特許技術者・特管理者が、十分な技術スキルと法律スキルを身につけるための必読書です。

• 著者について

  ベンジャミン　Ｊ．ハウプトマン (ベンジャミン ジェイハウプトマン)
  米国ヴァージニア州アレクサンドリアを本拠とするHauptman Ham, LLP事務所創設シニア・マネージング・パートナー。Hauptman Ham, LLP東京オフィス常駐マネージング・パートナー。複雑な機械・電気電子技術における出願書類作成・権利化業務等の特許・商標分野、ならびに知的財産権の権利行使・侵害対策および使用許諾等の知的財産権保護のあらゆる局面において、特許弁護士としての実務経験を30年以上有する。マサチューセッツ工科大学（MIT）にて工学士号を、フランクリン・ピアス・ロー・センター（現：ニューハンプシャー大学法科大学院）にて法務博士号（JD）を取得。前フランクリン・ピアス・ロー・センター準教授（1994 ～ 2013年）。米国内外にて外国人実務者向け知的財産権法セミナーのコーディネータ・講師を長年務める。計器飛行免許所持自家用パイロット。
  
  キエン　Ｔ．リー (キエン ティーリー)
  米国内外の依頼人を代理して、主に電気電子、ソフトウェア、機械分野の特許出願書類作成およびその権利化に従事。Hauptman Ham,LLP事務所登録米国パテントエージェント。理学士号（BS）および科学修士号（MS）を持ち、フランクリン・ピアス・ロー・センターにて知的財産権修士号（MIP）を取得。ディスプレイ装置、半導体製品・プロセス、最先端電子回路、ウェブ応用技術、および多様な機械応用技術に関する特許関連実務に広範な経験を有する。
  
  川上　桂子 (カワカミケイコ)
  弁理士（2001年登録）。大阪大学基礎工学部情報工学科卒業後、日本銀行にシステム専門職として勤務。1994年より特許事務所にて日本国内および諸外国における特許出願・権利化業務に従事し、主として電気・電子・制御・ソフトウェア関係の技術分野において、豊富な実務経験を有する。特に米国での権利取得プロセスや米国裁判所での権利解釈に広い知見を有する。2009年４月－６月に米国連邦巡回控訴裁判所に客員研究員として在籍し、米国におけるソフトウェア関連発明の保護等について研究。弁護士法人イノベンティア　パートナー弁理士。
  
  安江　佳奈 (ヤスエカナ)
  大阪外国語大学（現：大阪大学外国語学部）卒（英米法専攻）。国内特許事務所にて海外特許・商標登録出願のあらゆる局面における経験を積み、その後、翻訳会社にて海外特許出願支援事業の設立に携わる。特許翻訳者として15年以上の経験を有する。ニューハンプシャー大学法科大学院にて知的財産権修士号（MIP）を取得。法律関連文書および電気電子・機械分野の特許明細書翻訳を専門とする。

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