化学・バイオ特許の出願戦略 改訂10版 (現代産業選書―知的財産実務シリーズ) [単行本]

化学・バイオ特許の出願戦略 改訂10版 (現代産業選書―知的財産実務シリーズ) の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  本書は化学・バイオ分野における明細書の書き方を、戦略的な視点から、実務におけるノウハウ的事項や最新の裁判例を多数紹介しつつ、詳細に解説した。明細書作成時に考慮すべき点、考え方、捉え方などを実務的な視点から説明。明細書の記載表現、内容のあり方などを、裁判例を参照しつつ考察。裁判例は出来るだけ最新の、かつ、化学及びバイオ分野の事件を中心に選択。化学及びバイオ分野の固有の事情を考慮した、ノウハウ的事項を数多く紹介。出願戦略という視点から、各種の問題点を整理。

• 目次

  改訂10版の序論
  　明細書のチェックポイント
  
  第１章　発明の把握
  １ ．発明とは
  　発明の定義
  　「天然物」と「情報」
  ａ）「天然物」と発明との関係
  ｂ）「情報」と発明との関係
  　「技術」と「技術的思想」
  ２ ．発明の類型
  　３ つのカテゴリー
  　発明の類型と実施行為
  　発明の類型と利害得失
  ａ）「物の発明」と「方法の発明」との対比
  ｂ）「単純方法の発明」と「物を生産する方法の発明」との対比
  
  第２章　クレームの作成（基礎）
  １ ．クレームの表現
  　物の総括的表現
  ａ）一般式による特定
  ｂ）包括的な特定表現
  　選択肢の表現
  ａ）マーカッシュ形式
  ｂ）択一的表現
  ｃ）及び／又は
  ｄ）「及び」と「並びに」、「又は」と「若しくは」の違い
  ｅ）読点「、」
  　「からなる」、「含む」、「有する」
  　ジェプソン形式
  　「特徴とする」形式
  　除くクレーム
  ２ ．独立項と引用項
  　独立形式請求項
  　引用形式請求項
  ａ）引用の表現
  ｂ）引用形式請求項の態様
  ｃ）引用形式請求項における留意点
  ３ ．化学・バイオ発明の特定
  　化学物質の一般的特定手段
  ａ）化合物名または化学構造式による特定
  ｂ）物の有する作用、機能、性質又は特性による特定／機能的クレーム
  ｃ）「効果」を発明特定事項に含む場合
  ｄ）製造方法による特定
  ｅ）純度による特定
  　各種物質に特有な特定手段
  ａ）高分子物質の特定
  ｂ）酵素の特定
  ｃ）遺伝子等の核酸の特定
  ｄ）組換えタンパク質の特定
  ｅ）抗体の特定
  ｆ）微生物の特定
  　製法の特定手段
  ａ）製法の表現
  ｂ）製法記載時の留意事項
  
  第３章　戦略的なクレームドラフティング
  １ ．「明細書は権利書である」という視点から
  　広くて強い権利
  ａ）広い権利の取得
  ｂ）権利行使に強い明細書
  ｃ）無効主張に耐え得る明細書
  　権利行使に強いクレームと弱いクレーム
  ａ）不要な限定をしない
  ｂ）複数工程を規定する場合の問題
  ｃ）操作手順を規定することの問題
  ｄ）限定的用語の使用による問題
  ｅ）明確な用語と曖昧な用語
  ｆ）組成や物性等の変化に対応した対策の必要性
  　「自社製品の保護」、「ライセンス、損害賠償」などの観点
  ２ ．共同出願におけるクレームドラフティング
  ａ）共同出願におけるクレームの強弱
  ｂ）共同出願におけるクレームの広狭
  
  第４章　明細書の作成
  １ ．明細書の構成
  ａ）発明の名称
  ｂ）技術分野
  ｃ）背景技術
  ｄ）発明が解決しようとする課題
  ｅ）課題を解決するための手段
  ｆ）背景技術、課題、解決手段の相互関係
  ２ ．発明の効果の記載
  　発明の効果の記載と問題点
  　侵害訴訟における「発明の効果」の扱い
  ３ ．発明を実施するための形態の記載
  　クレーム発明の説明
  ａ）発明思想と個々の構成要件の説明
  ｂ）構成要件の組み合わせの説明
  ｃ）絶対量と相対量の記載
  ｄ）特許法第36条の要件を考慮した記載
  ｅ）作用メカニズムの記載について
  　用語の説明
  ａ）クレーム用語の段階的記載
  ｂ）用語を説明する記載表現と補正時の新規事項との関係
  ｃ）用語の定義
  ｄ）用語の解釈
  ｅ）用語の実施態様に関する多面的記載
  ｆ）用語の解釈と他の出願との関係／対応外国特許との関係
  ｇ）用語の解釈と優先権の基礎出願
  ｈ）用語としての商標の問題
  ｉ）外国語の記載
  　文章の表現
  　数値範囲の記載
  ａ）数値範囲の記載に関する留意点
  ｂ）上限値と下限値の必要性
  ｃ）数値範囲の多段的記載の表現
  ｄ）数値範囲の選定理由の記載
  ｅ）積極的理由と消極的理由の利害得失
  　各種発明における具体的留意事項
  ａ）化学物質の発明
  ｂ）組成物の発明
  ｃ）製造方法の発明
  ｄ）パラメータ発明
  ｅ）バイオ関連発明に特異的な記載事項
  ４ ．実施例の記載
  ａ）実施例の必要性
  ｂ）実施例の記載程度／実験データはどこまで必要か？
  ｃ）実施例の記載形式
  ｄ）実施例が関係する整合性チェック
  ｅ）ペーパーイグザンプルについて
  ５ ．戦略的な実施例・比較例の作成
  　実施例の作成
  ａ）実施例として意義のある記載
  ｂ）任意の要素であることを示す必要性
  ｃ）実施可能要件及びサポート要件を考慮したデータの取り方
  ｄ）進歩性を主張するための実施例と比較例
  ｅ）明細書の併合に基づく問題点
  　比較例の記載
  ａ）比較例として意義のある記載
  ｂ）比較例を記載することによる影響
  ６ ．明細書の作成と誤記
  ａ）誤記とは
  ｂ）誤記に関する実務上の留意点
  ｃ）裁判例
  ７ ．明細書の作成と優先権
  ａ）優先権とは
  ｂ）優先権の有効性の判断基準（発明の同一性判断）
  ｃ）発明の同一性がない場合の主な類型
  ｄ）部分優先権と複合優先権
  ｅ）優先権の効果
  ｆ）優先権に関するEP の運用
  ｇ）パリ条約4 条C の留意点
  ｈ）優先権を考慮した明細書の作成方法
  ｉ）国内優先権の利用
  ８ ．明細書の補正と新規事項の追加
  　補正と新規事項
  ａ）基本的な考え方
  ｂ）数値限定の補正と新規事項
  ｃ）除くクレームの補正と新規事項
  ｄ）用途発明の有効性と新規事項
  ｅ）上位概念化、下位概念化と新規事項
  ｆ）各種態様の補正と新規事項
  　実施例の記載に基づく補正と新規事項の問題
  　補正の自由度を上げるための戦略的記載
  
  第５章　特許要件（その１）…産業上の利用可能性など
  １ ．発明の完成と発明未完成
  ２ ．産業上の利用可能性（有用性）
  　産業上の利用可能性とは
  ａ）産業上の利用可能性
  ｂ）治療方法等の発明に関する日欧米比較
  　治療方法、診断方法の発明
  ａ）審査基準からみた類型
  ｂ）裁判例
  ｃ）医療行為発明に関する議論
  ３ ．不特許事由
  
  第６章　特許要件（その２ ）…特許法第36 条関係
  １ ．実施可能要件（特許法第36 条４ 項１ 号）
  　実施可能要件とは
  　「how to make」と「how to use」について
  　実施可能要件違反となる類型
  　「how to make」の要件
  ａ）一般的留意点
  ｂ）バイオ分野における「how to make」の要件
  　「how to use」の要件
  ａ）一般的留意点
  ｂ）バイオ分野における「how to use」の要件
  ｃ）医薬の発明における留意点
  　「当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等」について
  　実験成績証明書の参酌
  　実施可能要件を考慮した明細書作成時の留意点
  ２ ．サポート要件（特許法第36 条６ 項１ 号）
  　サポート要件とは
  　裁判例が説示する判断基準
  ａ）大合議判決による基準
  ｂ）その他の事件で説示された判断基準
  ｃ）パラメータ発明に対する大合議判断基準
  　サポート要件違反となる類型
  ａ）表現上の整合性
  ｂ）実質的な対応関係
  　サポート要件判断の前提要素
  ａ）「発明の課題」の認定
  ｂ）サポート要件と各種の考慮要素との関係
  　サポート要件が否定される裁判例の類型
  　サポート要件の充足を認める裁判例の類型
  　サポート要件が求める実施例の程度
  　明細書作成上の留意点と実験成績証明書
  ａ）サポート要件を充足する明細書の作成
  ｂ）実験成績証明書の参酌
  　実施可能要件とサポート要件の違い
  ａ）フリバンセリン事件における説示
  ｂ）近時の裁判例
  ｃ）実施可能要件及びサポート要件の概念図
  　米国での記載要件との対比
  ３ ．明確性要件（特許法第36 条６ 項２ 号）
  　明確性要件とは
  　明確性の基準／判断手法
  　審査基準からみた明確性要件に違反する類型
  　裁判例からみた明確性要件
  ａ）類型１ （クレーム用語が不明確、あるいは一義的でない発明）
  ｂ ）類型２ （クレーム要件の技術的意義が不明で、発明の把握が困難）
  ｃ）類型３ （測定方法などの観点から、発明が不明確）
  
  第７章　特許要件（その３ ）…新規性と先願範囲の拡大
  １ ．新規性
  　新規性とは
  　「請求項に係る発明」の認定方法
  　引用発明の認定方法
  ａ）刊行物とは
  ｂ）刊行物の頒布性
  ｃ）「刊行物に記載された発明」とは
  ｄ）引用発明としての適格性
  ｅ）引用発明の把握方法
  ｆ）引用発明の認定の在り方
  　公然実施における問題
  　対比判断の手法
  　各種の事情と新規性判断
  ａ）「効果や目的の違い」と新規性判断
  ｂ）「課題や効果の記載」と新規性判断
  ｃ）「内在特性」と新規性判断
  ｄ）製法の違いと新規性判断
  ｅ）不純物の規定と新規性判断
  ｆ）結晶の同一性判断
  ｇ）用途発明の同一性判断
  ｈ）数値限定発明と新規性判断
  ｉ）一部の構成要件のみを充足する場合の新規性判断
  ｊ）プロドラッグの新規性判断
  　引用発明の追試実験
  　選択発明について
  ２ ．先願範囲の拡大
  　同一性の判断
  　特許法第29条の２ の規定と出願戦略
  　裁判例
  ａ）先願としての適格性（発明未完成）
  ｂ）技術常識、公知技術の参酌
  ｃ）同一性の判断／微差（新たな効果）
  ｄ）先願明細書の開示との関係
  
  第８章　特許要件（その４ ）…進歩性
  １ ．進歩性の基本的な考え方
  　進歩性の判断基準
  ａ）審査基準に記載の考え方
  ｂ）知財高裁大合議判決による説示（主張立証責任）
  ｃ）動機づけと４ つの観点
  　進歩性判断の手順
  ａ）本発明の認定／引用発明の認定
  ｂ）一致点・相違点の認定
  ｃ）相違点の検討フロー
  ｄ）相違点の検討における留意点
  　本発明の認定について
  　引用発明の認定について
  ａ）引用発明の記載
  ｂ）ひとまとまりの構成としての把握
  ｃ）特有な課題を解決するための構成を有する引用発明
  ｄ）必須の構成要件を欠落した認定
  ｅ）抽象化、一般化、上位概念化した認定
  ｆ）膨大な数の選択肢を有する一般式からの引用発明の認定
  ｇ）引用発明の認定の誤りの類型
  ｈ）主引例の選択基準
  ｉ）前訴判決の拘束力が及ぶ引用発明の認定
  　まとまりのある相違点の認定
  　出願後に頒布された刊行物／引用発明の追試実験結果の参酌
  　公然実施発明に基づく進歩性判断
  　進歩性判断における周知技術の扱い
  ａ）周知技術とは
  ｂ）周知技術の適用
  ｃ）周知技術の参照
  ｄ）周知技術を拒絶理由通知で摘示することの必要性
  　進歩性判断における技術常識の扱い
  　進歩性の主張と主張の根拠
  　本件発明の効果に関する後出し実験データの参酌
  ａ）後出し実験データの参酌が許容された裁判例
  ｂ）後出し実験データの参酌が否定された裁判例
  　進歩性と特許法36条の要件
  ２ ．進歩性否定の論理
  　容易推考な構成
  　動機づけ
  ａ）期待し、確認することの強い動機づけ
  ｂ）公知手法を試みる一般的動機づけ
  ｃ）技術常識からみた適用の動機付け
  　取得プロセスの容易性
  　設計変更等
  ａ）設計変更等に該当する場合
  ｂ）設計変更等に該当しない場合
  ｃ）「当業者の通常の創作能力の発揮」について
  ３ ．進歩性肯定の論理
  　阻害要因
  ａ）阻害要因とは
  ｂ）阻害要因を認めた事例
  ｃ）阻害要因が否定された事例
  　解決課題
  ａ）進歩性判断における課題
  ｂ）解決課題の相違・不存在
  ｃ）新規な課題、特有な課題、解決課題の設定のユニーク性
  ｄ）裁判例
  　示唆の不存在
  ａ）示唆の必要性
  ｂ）裁判例
  ｃ）欧米との対比
  　動機づけの不存在
  ａ）引用例の組合せの動機づけ
  ｂ）膨大な数の公知技術の中から選択する動機づけ
  ｃ）引用例間における課題と動機づけ
  ｄ）公知技術の互換性
  ｅ）引例の記載ぶりからの動機づけ
  ｆ）「主成分」と「不要な成分」の相違
  ｇ）引用発明の課題解決に不可決な構成の置換
  ｈ）動機づけに影響しない因子
  ｉ ）主引例において解決手段が読み取れるとして副引例の適用の動機付けが否定された事件
  ｊ）技術的裏付けの乏しい仮説
  　後知恵の排除
  ａ）後知恵とは
  ｂ）後知恵に対する裁判所の説示
  ｃ）裁判例
  ４ ．発明の効果
  　効果の類型
  　予測されない効果
  ａ）予測性と非予測性
  ｂ）対比すべき効果
  ｃ）引用発明の効果を把握できない場合の対比の問題
  ｄ）対比の方法
  　顕著な効果とその捉え方
  　顕著な効果と明細書の記載
  　顕著な効果の主張により進歩性が肯定された裁判例
  　効果の主張が否定された裁判例
  　効果の参酌
  ５ ．数値限定発明における進歩性
  　数値限定発明の分類
  ａ）数値限定発明とは
  ｂ）進歩性判断の手法
  ｃ）数値限定発明の類型
  　タイプA の発明について
  　タイプB の発明について
  ａ）臨界的意義の明細書への記載
  ｂ）臨界的意義が考慮される技術的事項
  ｃ）臨界性の立証
  ｄ）評価基準や測定方法、測定条件の厳密性
  ｅ）適切な実験条件の選択
  ｆ）臨界的意義の主張に適した明細書の記載表現
  ｇ）臨界的意義と容易に設定可能な数値範囲
  ｈ）臨界的意義が要求される場合
  　タイプC の発明について
  ａ ）タイプC － １ （公知発明と異なる数値範囲を有する場合、即ち、数値範囲が互いに異なりかつ重複もしていない場合）
  ｂ ）タイプC － ２ （公知発明には数値範囲の別段の特定がなく、本発明においてはじめて範囲を特定している場合）
  ｃ ）タイプC － ３ （公知発明の数値範囲と重複した数値限定を有する場合）
  　パラメータ発明について
  ６ ．明細書作成時の留意点
  
  第９章　化学・バイオ分野に特有な発明
  １ ．プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
  　クレーム表現とクレーム解釈の問題
  　最高裁判決によるPBP クレームの解釈基準と特許庁の取扱い
  ａ）最高裁判決による解釈基準
  ｂ）特許庁の取扱い
  ｃ）PBP 最高裁判決後の裁判例
  　プロセスの意義
  ａ）特許性判断（要旨認定）におけるプロセスの意義
  ｂ）権利解釈（技術的範囲の確定）におけるプロセスの意義
  ｃ）裁判例
  　米国およびドイツ国における権利解釈
  　明細書作成時の留意点
  ２ ．変化する発明
  　組成物発明における変化
  ａ）製品組成のクレームの場合
  ｂ）原料組成のクレームの場合
  　各種の変化（構造変化、性

• 出版社からのコメント

  好評シリーズついに第１０版、最新の裁判例を新たに多数紹介。化学・バイオ分野における戦略的な明細書の書き方を詳細に解説。

• 内容紹介

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  化学・バイオ分野における戦略的な明細書の書き方を詳細に解説
  最新の裁判例を新たに多数紹介！分析実務におけるノウハウ的事項も多数収載！
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  　本書の著者は、企業における知財担当者として、また、弁理士として、特許庁を舞台とする「特許出願」について30年以上の経験を持つベテランであり、それと同時に数々の特許侵害訴訟の場を踏み、「権利行使」についても深い知見と洞察力を持っている実務家です。加えて、日本知的財産協会の研修や日本弁理士会での新人研修などの講師として、多くの初心者の方と接しており、これらの研修の経験に基づき、如何にすれば理解してもらえるかと言った点を念頭に、本書は、わかりやすく執筆されております。
  
  　　本書は、以下の点を特徴とします。
  １．明細書作成時に考慮すべき点、考え方、捉え方などを実務的な視点から説明。
  ２. 明細書の記載表現、内容のあり方などを、裁判例を参照しつつ考察。
  ３. 判例は出来るだけ最新の、かつ、化学及びバイオ分野の事件を中心に選択。
  ４. 化学及びバイオ分野の固有の事情を考慮した、ノウハウ的事項を数多く紹介。
  ５. 出願戦略という視点から、各種の問題点を整理。
  
  　本書は、化学・バイオ分野の発明の特許出願から、中間処理、権利行使までを見据えて、出願時にどのような戦略を立てて明細書を作成すべきか、という点を核にしたものであります。日々の実務を行う際の座右の書として活用ください。
  
  ◎主要目次
  第１章　発明の把握
  第２章　クレームの作成（基礎）
  第３章　戦略的なクレームドラフティング
  第４章　明細書の作成
  第５章　特許要件（その１）･･･産業上の利用可能性など
  第６章　特許要件（その２）･･･特許法第36条関係
  第７章　特許要件（その３）･･･新規性と先願範囲の拡大
  第８章　特許要件（その４）･･･進歩性
  第９章　化学・バイオ分野に特有な発明
  第10章　出願戦略を考える
  
  図書館選書
  好評シリーズついに第１０版、最新の裁判例を新たに多数紹介。日本知的財産協会や日本弁理士会の研修講師として、多くの初心者の方と接してきた著者が、化学・バイオ分野における戦略的な明細書の書き方をわかりやすく解説。

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  細田 芳德(ホソダ ヨシノリ)
  細田国際特許事務所所長、弁理士。広島大学工学部醗酵工学科卒業。住友化学工業（株）・住友製薬（株）を経て事務所開設。昭和６２年弁理士試験合格。元弁理士会バイオ委員会委員。元弁理士会中央知的財産研究所バイオ研究部会員。元日本弁理士会特許委員会副委員長。元日本弁理士会バイオ・ライフサイエンス委員会副委員長。特定侵害訴訟代理業務試験合格（付記弁理士）。元北陸先端科学技術大学院大学特許アドバイザー。元裁判所専門委員。元日本弁理士会常議員。元関西特許研究会（ＫＴＫ）代表幹事。日本知的財産協会の研修講師。日本弁理士会の実務修習講師

• 著者について

  細田　芳德 (ホソダヨシノリ)
  細田　芳德（ほそだ　よしのり）
  細田国際特許事務所　所長　弁理士
  
  広島大学工学部醗酵工学科卒業　
  住友化学工業㈱・住友製薬㈱を経て事務所開設
  昭和62年弁理士試験合格
  元弁理士会バイオ委員会委員　
  元弁理士会中央知的財産研究所バイオ研究部会員
  元日本弁理士会特許委員会副委員長
  元日本弁理士会バイオ・ライフサイエンス委員会副委員長
  特定侵害訴訟代理業務試験合格（付記弁理士）
  元北陸先端科学技術大学院大学特許アドバイザー
  元裁判所専門委員
  元日本弁理士会常議員
  元関西特許研究会（KTK）代表幹事
  日本知的財産協会の研修講師
  日本弁理士会の実務修習講師

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